표준특허 확보 및 수익화 전략

표준화 진행 상황에 따른 특허 전략

<표준특허 확보 전략>

 

- 표준특허 확보를 위한 접근 방법은 크게 2가지로 구분될 수 있음
- 첫번째는 표준화 초기 단계에서 표준이 어떤 방향으로 진행되는지 관련 정보를 수집, 분석함으로써 다수의 특허를 설계 및 출원하여 포트폴리오를 구축함
- 두번째는 표준화가 진행되는 상황을 지속적으로 모니터링하면서 표준규격이 변경될 때마다 추가적으로 특허출원을 고려하거나, 특허 청구범위를 표준에 맞게 수정함. 표준특허는 최종적으로 제정된 표준과 등록된 특허의 청구범위가 동일해야 하기 때문임
- 최초 출원하는 특허 명세서의 내용을 풍부하게 작성해두는 것도 중요함. 특허청구범위의 보정은 최초로 출원된 명세서에 포함된 내용 안에서만 허용되기 때문임

표준화 진행에 따른 특허 전략 - CASE 1

<차세대 영상코덱 표준화 프로세스>

 

① (표준화 초기 단계) 2017년 10월(Call for proposal) 이후, 가출원을 통한 출원일(우선권) 확보 및 명세서 템플릿(디코더, 인코더, 비트스트림 등의 표준 기술의 기본 구성)을 준비
② (표준화 중기 단계) 2019년 7월(Committed Draft) 이후, 표준화 동향을 파악하여, 기출원된 가출원을 보완하여 추가 가출원 및 우선권 주장 정규 출원을 PCT출원으로 진행. PCT 출원 국내 단계 진입 또는 심사청구 시기에 최신 표준안을 분석하여 청구항 자진보정을 수행
③ (표준화 완료 단계) 2020년 8월(최종 표준안 발행(IS)) 이후, PCT 국내 단계 진입 또는 심사 청구 시기에 발간된 최종 표준안(IS)을 분석하여, 청구항을 자진 보정함

표준화 진행에 따른 특허 전략 - CASE 2

<미국 콜롬비아 대학 표준특허 확보 전략>

 

① (표준화활동 시작) 표준 핵심기술 선점을 위한 넓은 권리범위를 갖는 다수의 가출원 진행
② (작업안 WD 발효) 본격적인 표준개발이 진행되는 것을 확인 후, 미국 출원을 바탕으로 PCT(국제) 및 EP(유럽)출원 진행
③ (위원회안 CD 채택) 채택된 표준안을 바탕으로 출원된 특허의 보정작업(표준정합성 확보) 진행 및 PCT 특허의 개별국 진입
④ (표준 IS 발행) 국제표준 발행과 더불어 기 출원된 특허들의 재발행 출원28) 및 분할출원을 통한 표준특허 포트폴리오 구축
⑤ (추가작업) 개별국 진입 특허들의 등록활동 및 설립된 특허풀에 등재 추진

표준특허 수익화 방법

Claim Chart(EOU, Evidence Of Use)의 준비

- 특허청구항과 표준을 일대일로 매칭하여 구성요소를 비교함으로써 정해진 표준에 따라 제품 양산 또는 서비스를 제공할 경우 특허 침해가 성립됨을 보여주는 Claim Chart를 작성한다.

<Claim Chart 예>

(잠재적) 기술실시기업과 기술이전 계약 체결

- 표준에 따라 제품 양산 또는 서비스를 제공하는 기업 또는 이를 준비하고 있는 기업을 탐색하고, Claim Chart를 근거로 특허 침해가 성립될 수 있음(경고장 발송 등)을 알려, 기업과 일대일로 특허 사용을 허락하거나 특허를 양도하는 기술이전계약을 체결

특허풀 가입을 통한 수익화 전략

- 일반특허를 통해 특허료를 징수하기 위해서는 특허계약을 체결하거나 소송을 제기하는 등 특정 상대방과의 마찰이 발생할 수 밖에 없으나, 표준특허의 경우에는 특허풀이 존재하면 해당 특허에 대한 정합성 검증 절차만으로 특허료를 받 수 있는 환경을 구축할 수 있음

 ◦특허풀이란?
- 다수의 특허권자들이 관리기관(Licensing Administrator)에 자신들의 특허에 대한 라이선스 권한을 부여하여 공동 관리하도록 하는 형태의 특허 집합체(pool)로서, 관리기관이 특허권자들을 대신하여 제3자에 대한 특허 사용계약, 로열티징 및 배분 등의 포괄적인 업무를 대행하는 시스템을 말함

- ‌ ‌(장점) 보유특허를 특허풀에 등재하게 되면 라이선싱 대행기관은 특허의 사용을 원하는 제3자에 대한 특허 사용계약을 대신 체결해 주고, 이로 인해 발생하는 이익을 특허권자에게 균등하게 배분해 주므로, 특허권자가 특허 사용을 원하는 자 각각 찾아다니며 라이선싱을 체결하지 않고서도 특허 로열티 수익을 편리하게 창출할 수 있음
- ‌ ‌(단점) 상호 대체제의 관계에 있는 특허권이 특허풀에 하나로 결합되는 경우 독점적 지위를 확보하기 위한 수단으로 악용될 소지가 있고, 공모 또는 가격 담합을 조장함으로써 경쟁을 저해할 수 있는 부정적 효과도 있음

<특허풀 가입 방법>